Cuando dos marcas no caben en el mismo mercado: Caso ELECTROLIT vs. HIDRALYTE

El duelo de los registros

La realidad de las marcas es un mundo que nos rodea día a día, pero del que poco o nada sabemos. Y, sí, es verdad que los rompecabezas y juegos nos han ayudado a que compitamos y nos enfrentemos entre todos para saber quién sabe la mayor cantidad de marcas en el mercado, pero el consumidor corriente se detiene ahí; resultándole extraño todo lo que rodea la publicación de una marca. Basta solamente con parar y analizar someramente lo que conlleva que una marca pueda utilizarse y ser explotada económicamente.

Un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es un proceso de múltiples etapas en donde terceros cuentan con la oportunidad de oponerse al registro, y, finalmente una decisión.

Las marcas mixtas

Si para el consumidor común es extraño lo que los abogados debemos adelantar para lograr el registro de los signos distintivos, me imagino que para el abogado que no está especializado en la materia también podrá tener uno que otro quiebre durante el proceso. Pero, después de tanto preámbulo, más allá de enfocarnos en el proceso de registro y cada una de sus etapas, en este artículo nos enfocaremos en esos signos distintivos cuya naturaleza es extraña para muchos, y que, es gracias a una noticia polémica que terminamos conociéndolos; se trata de las marcas (mixtas) tridimensionales. Y este término saltó a relucir hace poco gracias a la disputa legal que rodea a las marcas ELECTROLIT y HIDRALYTE. Sobre la cual, aunque precisamente no nos detendremos en ella, sí nos permite extraer información relevante y criterios esenciales del derecho de propiedad intelectual que consideramos, nos encontramos en un buen momento para analizarlos.

La disputa legal que rodea a las marcas ELECTROLIT y HIDRALYTE

Empecemos hablando de lo que es una marca, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual una marca se considera, “[…] un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos.”. Sin embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha detenido en múltiples decisiones a desarrollar más a fondo lo que es una marca tridimensional, y el por qué esta debería considerarse otra categoría. Veamos:

la Interpretación Prejudicial 133-IP-2015 del 20 de julio de 2015 ha determinado que:

“El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.”

Estas características que destaca el Tribunal permiten que esta clase de marcas tengan un componente subjetivo de gran relevancia a la hora de tomar la decisión de conceder el registro o no. Pues hablamos de criterios que, no solamente permiten asociar una imagen, palabra o color con un servicio o producto, sino que se trata de una conexión tan fuerte entre la forma tridimensional y la necesidad del consumidor, que dicha asociación se logra insertar en la consciencia del consumidor. Logrando que, a simple vista, y sin mayor esfuerzo, el consumidor reconozca el producto y lo adquiera de inmediato.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 133-IP-2015 del 20 de julio de 201, ha delimitado el objetivo de esta clase de marcas manifestando lo siguiente:

“Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.”[1] (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Ahora bien, debe aclararse que la naturaleza de este tipo de marca no es indefinida, ni podría corresponder a cualquier elemento de tres dimensiones, es decir, no puede ser cualquier envase, envoltorio, ni cualquier relieve. Es importante aclarar que, una marca tridimensional tendrá esta naturaleza y podrá ser registrada si y solo si, cuenta con la capacidad de diferenciar claramente los productos que se desean adquirir, y cuyo impacto logre generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado. Lo anterior siempre y cuando la forma arbitraria cuyo registro se solicite no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.

Reglas para realizar el cotejo de marcas tridimensionales

Una vez definida y delimitada la naturaleza de las marcas tridimensionales, corresponde analizar y desarrollar cada una de las reglas de cotejo de este tipo de marcas, lo anterior por cuanto, al tratarse de una clase distinta, con particularidades distintas, las reglas de cotejo no corresponden a las de una marca nominativa, figurativa o mixta. Sobre la materia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 476-IP-2019, se ha encargado de definir e interpretar estas reglas para el cotejo de marcas tridimensionales, reiterando en sus decisiones que las mismas deberán aplicarse de la siguiente manera:

“La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor.”

En conclusión, las marcas tridimensionales representan un terreno fascinante y complejo dentro del derecho de propiedad intelectual. Si bien al consumidor promedio le resulta ajeno todo el trasfondo jurídico que existe detrás de un simple envase o una forma particular, para el derecho estas configuraciones implican el reconocimiento de derechos de titularidad sobre una marca y las medidas de protección a la mano del titular para protegerla. La disputa entre marcas como ELECTROLIT y HIDRALYTE pone de presente que no se trata únicamente de un trámite registral, sino de una protección que puede definir la permanencia, competitividad y reconocimiento de un producto en el mercado.

En definitiva, el análisis de las marcas tridimensionales exige una mirada especializada, tanto desde el derecho como desde el comportamiento del consumidor, pues en ellas convergen creatividad, estrategia empresarial y regulación jurídica. Comprender sus reglas de cotejo y los criterios que determinan su registrabilidad es clave para anticipar riesgos, evitar conflictos y, sobre todo, para valorar el verdadero alcance que tiene una forma tridimensional para posicionarse en un mercado y en la mente de un consumidor.

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Escrito por: Luisa Mor, Abogada luisa.mor@ostabogados.com